Товарный знак не используется. Можно зарегистрировать?

На сегодняшний день на рынке представлено достаточно много компаний в каждой сфере деятельности. И конечно, важно, чтобы название компании выделяло ее среди других, было звучным, лаконичным и запоминающимся. Зачастую такие товарные знаки уже зарегистрированы. Но и здесь есть выход из ситуации! Если товарный знак, который Вы хотели бы зарегистрировать на себя, уже зарегистрирован другой компанией, но не используется, Вы можете досрочно прекратить действие товарного знака. В этой статье расскажем, при каких условиях можно добиться досрочного прекращения действия товарного знака, что необходимо сделать, а также на реальном кейсе разберем, как это происходит на практике.

Условия досрочного прекращения срока действия товарного знака

Бывает так, что предприниматели регистрируют обозначение, а впоследствии перестают его использовать. Важно понимать, что при определенных условиях действие такого мешающего товарного знака можно прекратить. Из постановления Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 01.03.2011 No 14503/10 следует, что условием сохранения права на товарный знак является его использование правообладателем. Если товарный знак не используется владельцем, то это и есть прямое основание для досрочного прекращения действия такого товарного знака.

Если Вас интересует  определенный товарный знак, который правообладатель по какой-либо причине не использует некоторое время, то необходимо проверить, можете ли Вы досрочно прекратить действие мешающего регистрации товарного знака.

Досрочно прекратить действие товарного знака удастся, если будут выполнены следующие условия:

— Вы реально заинтересованы в регистрации конкретного товарного знака. Это можно подтвердить тем, что Вы уже ввели в гражданский оборот товары или услуги с использованием данного товарного знака, маркируете товар этим обозначением, а также Вами подана заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент. Вам важно показать, что вы намерены использовать этот товарный знак вида деятельности.

— Вы попытались выкупить товарный знак у правообладателя. До обращения в Суд по интеллектуальным правам Вы должны направить правообладателю досудебное предложение. Вы можете предложить выкупить товарный знак или попросить об отказе от прав на товарный знак. Если правообладатель не предоставит официального ответа на Ваше предложение в течение двух месяцев, то Вы можете смело обращаться в Суд по интеллектуальным правам с требованием о досрочном прекращении срока действия товарного знака. Важно, чтобы Вы в досудебном порядке попытались урегулировать данную ситуацию и сообщили правообладателю о своих намерениях. В последнее время в практике часто встречаются примеры досудебного урегулирования споров. Этот способ достаточно эффективен, а также экономит денежные средства и время.

— Если правообладатель товарного знака не использует его в течение трех лет до дня, предшествующего направлению досудебного обращения, то Вы вправе запросить досрочного прекращения срока действия. Вы не сможете оспорить товарный знак, пока не прошло 3 года со дня его регистрации. Если прошел всего год и товарный знак не используется, то в данные момент Вы не сможете в судебном порядке досрочно прекратить действие товарного знака.

Опыт Z&G. Patent

 

Товарный знак «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС»

В нашей практике есть пример досрочного прекращения действия товарного знака. Представители журнала для молодоженов обратились к нашим специалистам для регистрации обозначения «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС». В ходе предварительной проверки обозначения обнаружили уже зарегистрированный товарный знак «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС». Этот факт был препятствием в регистрации желаемого товарного знака для нашего клиента. Также выяснилось, что товарный знак не используется правообладателем.

Наши специалисты направили заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием в Палату по патентным спорам. Благодаря грамотно выстроенной стратегии наши специалисты добились аннулирования товарного знака, который мешал регистрации. Это помогло получить регистрацию товарного знака «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» для нашего клиента.

Этот материал мы подготовили для того, чтобы показать Вам, что не всегда ситуация безвыходная. Если в ходе проверки товарного знака были выявлены риски отказа в регистрации, это еще не значит что нужно отказываться от выбранного обозначения. Мы советуем проконсультироваться с патентным поверенным по данному вопросу. Опыт и профессиональные компетенции специалиста позволят выработать эффективную стратегию. Патентный поверенный может провести более глубокий анализ Вашего обозначения и сходных с ним товарных знаков. Возможно, сходный товарный знак уже не используется правообладателем, и можно досрочно прекратить его действие.

В описанных нами ситуациях есть и другая сторона вопроса – правообладатели, которые не использовали товарные знаки. Перед тем, как зарегистрировать товарный знак, Вы должны понимать, что необходимо использовать товарный знак именно в том варианте, котором он зарегистрирован и в отношении тех классов, которые были указаны в заявке. Если Вы не будете регулярно использовать зарегистрированный товарный знак, то любая другая компания имеет право потребовать досрочного прекращения действия Вашего товарного знака. Если Вы хотите и дальше использовать данный товарный знак, то Вам необходимо будет доказать, что обозначение использовалось Вашей компанией.

Если Вы решили закрыть свой бизнес, то Вы можете продать товарный знак и передать права по договору отчуждения исключительных прав. Важно помнить, что любая ситуация имеет несколько вариантов решения. В вопросах интеллектуальной собственности лучше обращаться к  специалистам, которые имеют успешный опыт решения таких ситуаций. В таком случае Вы сможете выбрать наиболее подходящий Вашей компании и обстоятельствам порядок действий.

Другие статьи