Оспаривание прав на товарный знак

Оспаривание товарного знака в Палате по патентным спорам

Роспатент может вынести решение об отказе в регистрации товарного знака, но не всегда с этим решением можно согласиться. Такое решение должно быть мотивированным и обоснованным. В том случае, если решение таковым не является, либо мотивы, по которым оно принято, не соответствуют закону, Вы можете оспорить решение в Палате по патентным спорам. Процедура оспаривания проходит в заседаниях Палаты по патентным спорам, при участии патентных поверенных и заинтересованных лиц.

Какие решения можно оспорить в Палате по патентным спорам?

1). В ходе экспертизы выявлен сходный до степени смешения товарный знак

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение подлежит экспертизе в Роспатенте на возможность его регистрации. Обозначение проверяют на тождество и сходство среди зарегистрированных товарных знаков и находящихся в процессе регистрации заявок. Если экспертиза выявляет сходные до степени смешения товарные знаки или заявки — то в регистрации будет отказано.

2). Обозначение является ложным или вводит в заблуждение потребителей

Обозначение, которое вводит в заблуждение потребителей — по данному основанию отказывают в регистрации таким товарным знакам, которые на момент экспертизы вошли во всеобщее употребление. Это могут быть заимствованные слова, которые в силу длительного использования начинают применяться для описания определенной категории товаров либо обозначения, которые уже длительное время используются определенными компаниями в заявленной сфере и ассоциируются с ними, даже если они не зарегистрированы. Регистрация таких обозначений может вводить потребителей в заблуждение, на основании чего принимается решение об отказе в регистрации.

Отказать в регистрации могут, если Вы подали заявку в отношении одних товаров, а название указывает на другой вид товаров. Решение об отказе по данному основанию можно оспорить, если потребитель сознает «игру слов», и у него не возникает вопросов о несоответствии названия и заявленных товаров или услуг.

Географические объекты в названии также несут риск отказа в регистрации товарного знака. Если Ваш товарный знак включает в свой состав географическое название, нужно доказать, что такое название имеет отношение в заявленными товарам или услугам либо, напротив, географический объект является малоизвестным и воспринимается потребителями не в прямом значении, а как самостоятельное название. Доказательствами в таком случае могут являться заключение патентного поверенного, социальные опросы, а также документы, подтверждающие вывод товаров или услуг на рынок.

3). Обозначение характеризует товары или услуги

Не подлежат регистрации в качестве товарных знаков обозначения, характеризующие качество, свойство, назначение товаров или услуг.  Но и такое решение об отказе можно оспорить. В качестве аргументов Вы можете использовать доводы о многозначности названия, которое в конкретном случае может восприниматься как фантазийное слово или выражение.

4). Обозначение включает в свой состав объект авторского права

Если в товарный знак включен объект авторских прав (дизайн), то автор или правообладатель могут оспорить его регистрацию, если регистрация осуществлена в отсутствие его согласия. Оспорить товарный знак по такому основанию Вы можете только при условии того, что компания не заключила договор об отчуждении авторских прав с правообладателем или автором дизайна. Как показывает практика, такое достаточно простое основание для отказа встречается нередко.

Оспаривание товарного знака в Суде по интеллектуальным правам

Если Палата по патентным спорам рассматривает возражения, которые исходят от компаний, подавших заявку и не согласных с решением экспертизы Роспатента, то Суд по интеллектуальным правам рассматривает дела, которые исходят от сторонних компаний, которые не являются правообладателем товарного знака, но претендуют на него.

Суд по интеллектуальный правам разрешает споры о досрочном прекращении прав на товарный знак, поэтому предметом оспаривания является уже зарегистрированный товарный знак, который не используется правообладателем.

Если Вы используете конкретное обозначение в своей предпринимательской деятельности, которое уже зарегистрировано другой компанией в качестве товарного знака, но не используется ей, то Вы вправе досрочно прекратить действие такого товарного знака при определенных условиях.

— Реальная заинтересованность в использовании товарного знака: введение в гражданский оборот товаров или услуг с использованием обозначения, осуществление маркировки товаров этим обозначением, подача заявки в Роспатент для регистрации обозначения в качестве товарного знака — все это показывает серьезность намерений компании.

—  Если Вы направили правообладателю товарного знака досудебное предложение о выкупе товарного знака или об отказе от прав на товарный знак, а правообладатель не дал официального ответа в течение двух месяцев, то такие действия показывают, что была проведена работа до обращения в суд, то есть заявитель попытался урегулировать ситуацию мерами досудебного урегулирования.

— Правообладатель не использует товарный знак в течение 3-х лет до дня, предшествующего направлению досудебного обращения.

Зарегистрированный товарный знак не может быть оспорен, пока не прошло 3 года со дня его регистрации. При этом факт использования должен доказывать правообладатель оспариваемого товарного знака в суде.

Если Суд по интеллектуальным правам установит все вышеперечисленные основания для прекращения деятельности, то будет досрочно прекращено действие товарного знака. Это дает Вам возможность зарегистрировать товарный знак.

Оспаривание товарного знака в Антимонопольной службе

Обратиться за оспариванием товарного знака Вы можете и в Антимонопольную службу. В случае выявления акта недобросовестной конкуренции оспаривание ведется через управления Федеральной антимонопольной службы. Такая процедура может быть инициирована заинтересованными лицами, если конкурент зарегистрировал товарный знак с неправомерной целью — запрещать другим использование такого обозначения в своей предпринимательской деятельности. Именно цель регистрации является маркером, который определяет, было нарушение или нет. Например, если цель — это регистрация товарного не для себя и своего бизнеса, а для того, чтобы запрещать использование другим компаниям, то это злоупотребление.

В качестве аргументов того, что регистрация не является актом недобросовестной конкуренции Вы можете привести доводы о совершении подготовительных действий: финансовые и временные вложения в развитие бренда, запуск рекламных кампаний и продвижение бренда среди потребителей.