ТРОИС: как это работает?
Внесение товарного знака в ТРОИС позволяет отслеживать на таможне контрафактную продукцию, поступающую из других стран. Когда товарный знак внесен в таможенный реестр, то при ввозе товаров, которые маркированы сходным обозначением или тождественным, сотрудники таможенной службы могут приостановить товар для проверки. В приложениях к заявлению указываются уполномоченные импортеры, которые вправе ввозить товар, маркированный Вашим товарным знаком. Если ввоз продукции осуществляется импортером, который включен в данный перечень, то проверять такую поставку не буду.
Если же импортера нет в этом списке, а товарный знак используется, то сотрудники таможенной службы сравнивают обозначение, размещенное на продукции с товарным знаком, который внесен в ТРОИС. Если обнаруживается совпадение, то правообладателю товарного знака направляется уведомление. Если правообладатель информирует таможенную службу о том, что это его лицензиат, и он вправе ввозить продукцию, маркированную данным товарным знаком, то импортера пропустят через границу. Если же правообладатель не давал согласие данному лицу на ввоз продукции, то таможенная служба не пропускает такие товары на территорию РФ.
ТРОИС: как внести товарный знак в реестр?
Для того чтобы внести Ваш товарный знак в ТРОИС необходимо направить заявление в Федеральную таможенную службу. Заявление оформляется согласно статье 328 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
«Заявление должно содержать сведения:
1) о правообладателе, а в случае, если заявление подается его представителем, также о представителе;
2) об объекте интеллектуальной собственности;
3) о товарах, ввоз которых в Российскую Федерацию, вывоз которых из Российской Федерации или совершение с которыми иных действий во время их нахождения под таможенным контролем, влечет нарушение его прав на объекты интеллектуальной собственности, достаточно подробные для того, чтобы таможенные органы могли выявить такие товары;
4) о сроке, в течение которого потребуется участие таможенных органов в защите прав на объект интеллектуальной собственности, указанный в заявлении.
К заявлению прилагаются:
1) документы, подтверждающие наличие права на объект интеллектуальной собственности;
2) документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении;
3) документы, подтверждающие полномочия представителя (в случае, если заявление подано представителем правообладателя);
4) обязательство правообладателя о возмещении имущественного вреда, который может быть причинен декларанту, собственнику, получателю товаров или иным лицам в связи с приостановлением срока выпуска товаров».
При подаче заявления важно обратить внимание на следующие моменты:
1. К заявлению таможенная служба просит прилагать договор страхования ответственности. Это позволит возместить вред импортеру, если товар был испорчен по причине задержки на таможне.
2. Законом установлено, что подать заявление по внесению товарного знака в ТРОИС может «правообладатель, имеющий достаточные основания полагать, что может иметь место нарушение его прав на объекты интеллектуальной собственности в связи с ввозом товаров в Российскую Федерацию или вывозом товаров из Российской Федерации либо при совершении иных действий с товарами, находящимися под таможенным контролем…» (ст. 328 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»). Это значит, что если у правообладателя есть подозрения, что третьи лица могут ввозить контрафактную продукцию, то тогда правообладатель может направить заявление на внесение товарного знака в ТРОИС.
Таможенная служба в свою очередь трактовала это следующим образом: пока не представлены реальные доказательства, того, что права на товарный знак нарушены, пока нет доказательств того, что третьи лица ввозят товар под Вашим товарным знаком на территорию РФ, заявление на внесение товарного знака в ТРОИС не будет принято Федеральной таможенной службой.
Данная практика прослеживалась до января 2020 года, пока Верховный суд РФ не вынес судебное решение от 22.01.2020 N 305-ЭС19-17108 по делу N А40-241863/2018. Верховный суд РФ пояснил, что такая трактовка правовой нормы таможенной службой является неверной. Внесение товарного знака в ТРОИС должно нести превентивный характер и должно быть направлено на предотвращение нарушений. Иначе ТРОИС потеряет свой смысл, как средство выявлению и оперативному пресечению нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности.
Верховный суд призвал суды учитывать данную правовую позицию при рассмотрении следующих дел. И теперь с января 2020 года правообладатель может не представлять доказательства уже свершенных нарушений прав на товарный знак для включения в ТРОИС.
Опыт Z&G.Patent
Внесение товарного знака «Overcom» в ТРОИС для компании «Profmax»
Товарный знак «Overcome» используется для производства и продажи одежды, обуви, сумок и аксессуаров. Правообладатель товарного знака выяснил, что итальянская компания со сходным обозначением начала импортировать товар на территорию РФ в 2018 году. Ранее продукция компании не была представлена на территории России. В адрес итальянской компании была направлена досудебная претензия, в результате направления которой было заключено соглашение. Стороны договорились о том, что итальянская компания может реализовать товарный остаток до 31 августа 2019 года. Ввозить новую продукцию и продавать ее на территории РФ под данным товарным знаком компания больше не сможет.
Полагая, что соглашение может быть нарушено со стороны итальянской компании, специалистами Z&G.Patent было принято решение внести товарный знак «Overcome» в ТРОИС. Теперь правообладатель защищен от неправомерного ввоза продукции на территорию РФ с маркировкой «Overcome» или маркировкой сходной до степени смешения с данным товарным знаком. В заявлении наши специалисты также указывали, как название может быть изменено, как может выглядеть контрафактная продукция, указывали предполагаемые места изготовления конрафакта, а также срок, на который принимались данные меры.
Если Вы уже задумывались о внесении товарного знака в ТРОИС, но у Вас еще не был зафиксирован факт неправомерного ввоза контрафактной продукции, и не получилось внести данные в реестр, то сейчас самое время. Правовая позиция Верховного суда РФ по вопросу внесения товарного знака в ТРОИС позволила вносить в реестр товарные знаки без доказательства нарушения.
Если у Вас возникли вопросы по процедуре внесения товарного знака в ТРОИС, то Вы можете связаться с нашими специалистами для консультации.
Тел: +7 343 253 25 92
Электронная почта: office@zg—patent.ru
