Как преодолеть препятствие в регистрации товарного знака?

Мы регулярно говорим о важности и необходимости проведения предварительной проверки товарного знака перед подачей заявки. Эта процедура позволяет выявить препятствия в регистрации товарного знака и снизить риски отказа в регистрации. Выявленные риски – еще не повод, чтобы отказываться от регистрации товарного знака. Есть несколько способов все-таки зарегистрировать товарный знак. Выбор способа зависит от конкретной ситуации и целей клиента.

Почему возникают препятствия в регистрации товарного знака?

Законодательством Российской федерации установлены определенные требования к товарным знакам. В основном риск отказа в регистрации возникает тогда, когда обозначение может вводить потребителя в заблуждение, не соответствует нормам этики и морали, или оно не уникально, и существуют тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки или обозначения, находящиеся в процессе регистрации. Все эти риски можно выявить в ходе проверки товарного знака, которая проводится до подачи заявки на регистрацию.

Доработка обозначения

Преодолеть риски отказа в регистрации можно с помощью доработки обозначения. Вы можете скорректировать Ваше обозначение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. По результатам проверки товарного в нашей компании Вы получаете заключение патентного поверенного. В данном заключении указываются объективные препятствия в регистрации товарного знака, если они были выявлены. Также патентный поверенный в заключении дает рекомендации по преодолению данных препятствий. Например, Вам может быть предложено, скорректировать Ваше обозначение. Конечно, это несет определенные затраты для бизнеса, если обозначение уже используется. Придется проводить ребрендинг, а это, конечно, приводит к дополнительным расходам. По этой причине мы советуем регистрировать товарный знак до вывода товара на рынок. Это позволит избежать незапланированных затрат на ребрендинг. В нашей практике мы достаточно часто советуем клиентам доработать обозначение и снизить риски отказа в регистрации. Такая корректировка обозначения дает возможность зарегистрировать товарный знак и защитить свое обозначение от неправомерного использования конкурентами.

Опыт Z&G.Patent

Товарный знак «ГРИГОРЬЕВСКИЕ САДЫ»

Представители фермерского хозяйства обратились к специалистам Z&G.Patent для регистрации товарного знака. Была проведена предварительная проверка обозначения по базе зарегистрированных товарных знаков и знаков, находящихся в процессе регистрации. Проверка была запущена по обозначению «ГРИГОРЬЕВСКИЕ». Было выявлено сходство с населенным пунктом, соответственно обозначение «ГРИГОРЬЕВСКИЕ» могло вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров.

Специалисты «Z&G.Patent» представили клиенту заключение с рекомендациями о корректировке обозначения. По данным рекомендациям обозначение было доработано до нового обозначения «ГРИГОРЬЕВСКИЕ САДЫ». Скорректированное обозначение отвечало всем требованиям законодательства. Товарный знак «ГРИГОРЬЕВСКИЕ САДЫ» был успешно зарегистрирован.

Письмо-согласие

При выявлении тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков, наши специалисты иногда предлагают направить правообладателям этих товарных знаков письма-согласия. Письмо-согласие – это документ, который подтверждает согласие правообладателя мешающего товарного знака на регистрацию при условии, что обозначение не будет вводить потребителя в заблуждение. Результат зависит от правообладателя товарного знака, препятствующего регистрации.

Досрочное прекращение срока действия мешающего товарного знака

Одним из препятствий в регистрации товарного знака может стать наличие тождественного или сходного до степени смешения товарного знака. Бывает так, что этот мешающий товарный знак уже не используется правообладателем, но продолжает действовать. В таком случае Вы можете попытаться досрочно прекратить действие мешающего товарного знака и зарегистрировать товарный знак на свою компанию.

Досрочно прекратить действие товарного знака удастся, если будут выполнены следующие условия:

— Вы заинтересованы в регистрации конкретного товарного знака. Например, Вы уже ввели в гражданский оборот товары или услуги с использованием данного товарного знака. Также Вы можете подать заявку на регистрацию данного обозначения в качестве товарного знака.

Вы попытались выкупить товарный знак у правообладателя. Вы должна попытаться решить данный вопрос в досудебном порядке. Например, Вы можете направить правообладателю предложение о выкупе товарного знака или попросить об отказе от прав на товарный знак. Если правообладатель в течение двух месяцев не направит Вам официальный ответ, Вы можете обратиться в  Суд по интеллектуальным правам.

Если правообладатель товарного знака не использует его в течение трех лет до дня, предшествующего направлению досудебного обращения, то Вы вправе запросить досрочного прекращения срока действия. Вы не сможете оспорить товарный знак, пока не прошло 3 года со дня его регистрации.

Опыт Z&G.Patent

Регистрация товарного знака «ELYSIUM» 

В 2007 году клиент обратился за регистрацией обозначения «ELYSIUM» в качестве товарного знака. По результатам предварительной проверки было выявлено, что товарный знак «ELYSIUM» зарегистрирован на стороннюю организацию. Специалистами «Z&G.Patent» клиенту было предложено обратиться с заявлением в Палату по патентным спорам об аннулировании «мешающего» товарного знака «Элизиум» в связи с его не использованием в отношении таких товаров, как обои.

Благодаря успешной работе специалистов мешающий регистрации товарный знак был аннулирован, а используемое  клиентом обозначение «ELYSIUM» зарегистрировано в качестве товарного знака.

Подготовив эту статью, мы хотели показать, что препятствия в регистрации товарного знака можно преодолеть. Не стоит сразу расстраиваться и отказываться от процедуры регистрации товарного знака. Патентный поверенный даст Вам необходимые рекомендации и посоветует выбрать определенный способ преодоления препятствий в регистрации товарного знака.

Другие публикации