Если при регистрации товарного знака противопоставили собственный сайт

Бывают и такие, на первый взгляд, парадоксальные ситуации, когда эксперты Роспатента могут противопоставить заявителю его собственный сайт. Это может быть связано с тем, что наименование заявителя не совпадает с наименованием сайта или с указанием компании-владельца на сайте. Такое препятствие в регистрации можно преодолеть, если Вы докажете, что сайт принадлежит Вашей компании. В этой статье поделимся реальным кейсом из нашего опыта и расскажем, как действовать в такой ситуации.

После подачи заявки на регистрацию товарного знака и уплаты государственных пошлин эксперты
Роспатента проводят экспертизу заявленного обозначения. Ваше обозначение проверяется не только по базам зарегистрированных товарных знаков и заявок на регистрацию товарного знака, но и в сети Интернет. Если эксперт обнаружит в сети Интернет информацию, которая будет препятствовать в регистрации, то может направить уведомление. Препятствием может быть, например, сайт, на котором используется идентичное или сходное обозначение. Если у эксперта возникнут сомнения, что сайт принадлежит Вашей компании, то он может направить уведомление. Вам необходимо подготовить ответ на уведомление и доказать, что сайт принадлежит Вашей компании.

Опыт «Z&G.Patent»

Наши специалисты имели опыт ответа на такое уведомление эксперта. На регистрацию товарного знака было подано обозначение «ЛИЦО НА МИЛЛИОН» в отношении услуг по обучению гимнастике для лица. Дело в том, что обучение проводил тренер по гимнастике лица, а заявку на товарный знак подавал продюсер тренера. Эксперты Роспатента обнаружили в сети Интернет сайт, который информировал о проекте данного тренера по гимнастике лица с названием «ЛИЦО НА МИЛЛИОН». Экспертов смутило, что заявителем указано другое лицо, а не тренер.

Специалисты «Z&G.Patent» подготовили ответ на уведомление, в котором указали, что выявленная информация не может быть противопоставлена. В качестве доказательств были представлены следующие факты:

— на сайте была размещена информация о заявителе;

— заявитель являлся администратором доменного имени, на котором располагался сайт;

— между заявителем и тренером по гимнастике лица заключен продюсерский договор;

— тренер предоставила письмо-согласие на регистрацию данного обозначения на имя заявителя.

Экспертом Роспатента были приняты во внимание данные аргументы, эксперт вынес решение о государственной регистрации обозначения «ЛИЦО НА МИЛЛИОН» в качестве товарного знака.

Что делать, есть противопоставили собственный сайт?

Если Вам пришло уведомление о невозможности регистрации товарного знака в виду сходства с проектом из сети Интернет, то Вы должны подготовить ответ для эксперта Роспатента. Если сайт, который противопоставляет эксперт, принадлежит Вашей компании, Вы размещаете на сайте информацию, то Вы можете представить эксперту доказательства. В качестве доказательства может рассматриваться  справка от регистратора доменного имени о том, что доменное имя принадлежит Вам. Также если на сайте размещены реквизиты или другая информация о заявителе.

А вообще мы советуем всегда проводить предварительную проверку товарного знака перед подачей заявки на регистрацию. Именно проверка может показать все препятствия в регистрации и подготовится к ответу на запрос эксперта, если это потребуется. Например, если во время проверки специалист выявит сайт, обозначение на котором тождественно или сходно до степени смешения с Вашим обозначением, то он укажет это в заключении. Если сайт принадлежит Вам, то специалист заранее продумает стратегию ответа на запрос экспертизы, если он поступит.

Другие публикации